La disciplina dell’art. 24, 30 co. c.p.i. (Codice della Proprietà Intellettuale) e dell’art. 42, 30 co. I. marchi, secondo cui la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio, trova ostacolo negli artt. 91 I. marchi e 235 c.p.i., per i quali le norme del d.lgs. n. 480/1992 che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, purché non ancora decaduti a tale data. Il marchio, se non fatto oggetto di uso effettivo per un determinato tempo, decade, e a evitare ciò non é sufficiente il possesso della relativa registrazione ancora valida o il mero rinnovo della stessa, in quanto ciò che viene in rilievo é l’uso effettivo.
E’ importante che chi sia interessato ad ottenere marchi altrui, in piena titolarità o anche solo in licenza, si rendi sicuro che gli stessi siano mantenuti in uso, e che non possa venirne eccepita da terzi la decadenza. La sentenza della Corte di Cassazione n. 7970 del 28 marzo 2017 pone attenzione sull’istituto della decadenza per non uso del marchio, attualmente disciplinato all’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale. La sentenza stabilisce che è libero l’utilizzo dei marchi non più utilizzati da almeno cinque anni dall’effettivo titolare, anche se questi ha mantenuto in vita la registrazione.
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Art. 24 del Codice della Proprietà Intellettuale
Uso del marchio
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l’Italia e registrato ai sensi dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l’Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all’articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo. (1)
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.